Requisitos para la comparación entre signos mixtos y denominativos

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 99-IP-2020 de 29 de julio de 2020

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que, al comparar signos mixtos y denominativos, para hacer el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento- sea denominativo o gráfico- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad  competente deberá determinar en cada caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color, y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.

En consecuencia, al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

1. Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, debe hacerse el siguiente cotejo de signos denominativos:
2. Analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, se debe tener en cuenta las letras, sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora del conjunto, para entender cómo se percibe el signo en el mercado.
3. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Si los signos distintivos comparten un mismo lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:
4. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor.
5. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

• Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse un riesgo de confusión ideológica.

1. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
2. Se debe observar el orden de las vocales, pues si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
3. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte  en la mente del consumidor.
4. Si el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:
5. Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede darse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien observe.
6. Entre los dos elementos de la marca figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en  un riesgo de confusión.
7. Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores, el gráfico que la contiene, puesto que este elemento puede generar la capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan  suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en riesgo de confusión.