Por: Juan Sebastián Rengifo y Juan Simón Larrea Cáceres

Por una demanda presentada en enero de 2019 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se constituyó un Tribunal Arbitral con el fin de dirimir la controversia suscitada entre Heon Health On Line S.A (parte convocante) y Digital Ware S.A.S (parte convocada). En el Laudo 15956 a finales del año 2020 se decidió la controversia con base en los siguientes hechos:

El 6 de junio de 2008 se protocolizó, para fines de constitución de la sociedad Seven Tecnologías de la Informática S.A, en adelante Seven, un contrato de sociedad, en el que la que la parte convocante Heon, tenía participación al igual que la parte convocada Digital quien se obligó, en dicho, contrato a entregar como aporte en especie a la sociedad constituida con Heon los derechos patrimoniales de un Software que buscaba ser explotado económicamente por la sociedad recién constituida con las correspondientes utilidades para dicha sociedad y sus socios.

Con lo anterior presente, la parte convocada afirmó en su demanda que Digital estaba comercializando una versión del software entregado como aporte en detrimento de Seven y cuyas ganancias se estaban percibiendo en detrimento de dicha sociedad y de sus otros socios, lo cual constituía un acto de competencia desleal y un incumplimiento del contrato de sociedad suscrito entre las partes del presente litigio. Digital se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda de igual manera la parte convocada se abstuvo de entregar el código fuente del software cuestionado y no colaboró con un dictamen pericial solicitado por su contraparte. Una vez surtidas las etapas del proceso, el tribunal deliberó decidiendo a favor de la parte convocante reconociendo el incumplimiento contractual, más no lo atinente a los hechos constitutivos de competencia desleal, lo anterior debido a que reconoció como excepción previa la prescripción extintiva de la acción de competencia desleal.

Con esto en mente, en el presente escrito analizaremos lo siguiente: 1) el desarrollo que realiza el tribunal de la prescripción de la acción de competencia desleal, 2) la naturaleza de una infracción de derecho de autor como incumplimiento de un contrato, es decir la infracción a los derechos patrimoniales de autor desde la óptica de un acto constitutivo de competencia desleal por un lado y de responsabilidad contractual por otro y 3) el análisis, desde el punto de vista procesal y probatorio de la infracción, lo anterior en la medida que se hace no respecto de los elementos literales del software sino de la expresión del código y a través de otros elementos probatorios.

1. El alcance e interpretación de la prescripción de la acción de competencia desleal

Recordemos brevemente que la prescripción es una herramienta con el objetivo de otorgarle seguridad jurídica al ordenamiento jurídico y de presionar a los sujetos a que estén pendientes de sus obligaciones una vez que estas sean exigibles. Es decir, que es un mecanismo que alienta a los interesados a perseguir sus intereses cuando así se preste para ello

Sobre este punto el tribunal arbitral manifestó en el laudo objeto de análisis que la prescripción tiene como finalidad otorgar seguridad jurídica poniendo un límite temporal a las pretensiones, y concretando situaciones que, por el transcurso del tiempo, deben consolidarse. Haciendo también referencia a los elementos típicos que identifican la prescripción en cualquiera de sus dos modalidades, adquisitiva o extintiva, son el paso del tiempo previsto en la ley y la inactividad de la persona en contra de quien prescribe el derecho

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en su Sentencia C597/98 justifica esta figura ya que otorga seguridad jurídica y salvaguarda el orden público dado a que ofrece certeza y estabilidad en las relaciones jurídicas.

Así, la primera pretensión del demandante fue que se declarase que la sociedad Digital incurrió en actos de competencia desleal como consecuencia de la explotación indebida del Sistema Seven Software Aplicativo – Seven ERP. Frente a lo anterior, el laudo señala que la parte convocada formuló su excepción previa alegando que el artículo 23 de la ley 256 de 1996.

Para analizar la prosperidad de la excepción, el Tribunal tuvo en consideración cuatro puntos: i. Cuál es el derecho que se alega prescrito, ii. Cuál es el plazo previsto por la ley para que opere ese fenómeno iii. Desde cuando comienza a contabilizarse ese plazo y iv. Verificar si la prescripción se interrumpió o se suspendió.

Es importante tener en cuenta que el artículo señalado por el Tribunal y la parte convocada establece un tipo de prescripción ordinaria, de carácter subjetiva y la segunda es extraordinaria y de carácter objetiva. La primera se configura “contados dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal” mientras que la segunda tiene lugar, por el transcurso de “tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto”.

El conteo de un término o del otro obedece a si el afectado tuvo o no conocimiento del acto de competencia desleal. Si en efecto este sujeto tuvo el conocimiento y el acto desleal el término sería de 2 años. mientras que, si no tuvo ese conocimiento, el término será de 3. En el primer escenario se debe entrar a demostrar el conocimiento, mientras que el cómputo del plazo del segundo se da por la ocurrencia de la conducta sin distinción al conocimiento de esta o su continuidad en el tiempo.

Con esto de presente, la fecha que el tribunal tuvo en cuenta para comenzar el conteo de la prescripción fue el 6 de junio de 2008 ya que se encontró demostrado en el proceso la parte actora conocía desde la fecha de celebración del contrato de sociedad que la demandada continuó explotando el software que transfirió como aporte social a la sociedad que se estaba constituyendo hasta el 4 de enero de 2019, día en que fue presentada la demanda. Dada a la diferencia temporal es evidente que los términos habrían prescrito.

2. La naturaleza de una infracción de derecho de autor como incumplimiento de un contrato

Evacuado lo pertinente a la prescripción de los derechos el Tribunal Arbitral entró a evaluar el asunto de fondo, es decir, el incumplimiento contractual reclamado por Heon contra Digital.

Dicho incumplimiento del contrato de sociedad nace, de acuerdo con las pretensiones de la demanda arbitral, de la creación y explotación no autorizada de un software derivado de aquel que fuera cedido a SEVEN en la totalidad de sus derechos por Digital Ware como aporte para la creación de la sociedad.

Ahora bien, la creación y explotación no autorizada de derechos de autor es, por definición, una infracción, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por tanto consideraría el lector que la pretensión no debería estar llamada a prosperar habida cuenta que la cesión se materializó y el legitimado a reclamar el uso no autorizado de la obra es el titular de esta.

No obstante, como ya se ha anticipado, el Tribunal arbitral no solo acepta el vínculo jurídico entre Heon y el derecho vulnerado, sino que despacha sus pretensiones favorablemente, sobre lo pertinente a la legitimación en causa; afirma el tribunal que Digital se obligó a transferir el dominio del software sin retener derechos de propiedad o su comercialización. Por lo tanto, SEVEN cuenta con legitimación en la causa para señalar posibles incumplimientos del acuerdo y para reclamar los posibles perjuicios causados.

Puede observarse que el tribunal consideró que la legitimación de Heon nació de su calidad de accionista y del incumplimiento social. Ahora bien, sobre la prosperidad de la pretensión el tribunal manifiestó que la demandada incumplió el contraro social vertido. Reconociendo que el contrato societario generó para Digital el aporte sin reserva de un activo intangible y en lugar de explotarze parabeneficio de la sociedad, se explotó para beneficio de la demandada.

El Tribunal encontró probados los elementos de la responsabilidad contractual entre ellos  el daño se generó de la creación y explotación de una obra derivada sin autorización del titular en detrimento de las utilidades de uno de los accionistas de dicho titular.

Con esto de presente, llama la atención como el Tribunal interpretó este incumplimiento contractual en clave de una infracción a los derechos de autor por lo cual el paso a seguir en nuestro análisis es como demuestra el tribunal la relación entre la obra originaria SEVEN SOFTWARE APLICATIVO y la obra derivada SEVEN ERP.

3. El análisis de la infracción desde la óptica del derecho de autor

Antes de entrar en materia es importante tener en cuenta que nuestra norma de derecho de autor establece la protección del software se dará en los mismos términos de las obras literarias, lo cual tiene como consecuencia que en principio se proteja la obra desde su literalidad, es decir el código fuente, o las instrucciones legibles para las personas, y su código objeto, es decir las instrucciones en lenguaje máquina.

Por tanto, la prueba “reina”, por usar un término coloquial, debería ser la comparación del código fuente de la obra originaria con el código fuente de la obra derivada[1]. En el caso que nos ocupa, Digital se abstuvo de presentar el código fuente de la obra de su titularidad para análisis de un perito solicitado por su contraparte, no obstante, como hemos comentado a lo largo del presente artículo, el Tribunal encontró que la obra de su titularidad infringía los derechos de Seven y por tanto incumplía con el contrato social.

El tribunal, pese a la reticencia de la parte convocada, se valió en la presunción de veracidad que ofrece el registro nacional de derecho de autor que lleva la DNDA y analizó la conducta procesal de Digital consistente en no colaborar con el dictamen pericial del software apreciado la misma como un indicio en contra.

Con esto de presente es claro que el tribunal encontró responsable a la parte convocada con base a pruebas que no demostraban directamente la existencia de la infracción, específicamente la presunción de verdad del registro y la conducta del procesado, que, en principio, por si solas puede que no tengan el poder de convicción que hubiera tenido la comparación del código fuente pero que en ejercicio de la libertad probatoria fueron tenidas en cuenta.

Es más, si bien el tribunal no hace mucho énfasis en esto, si es claro que el dictamen pericial que se realizó dentro del proceso encontró que los programas tenían similitud en su interfaz y en sus funciones y que la misma permitía hablar de una obra derivada y una obra originaria.

Sobre el particular consideramos que si bien no fue necesario detenerse en un análisis de la protección de los elementos no literales del software toda vez que la presunción de veracidad del registro fue determinante junto con la conducta del procesado la presente decisión junto con la jurisprudencia de las altas cortes deja entrever que una decisión amparando dicha protección es viable en nuestro ordenamiento.

4. Recomendaciones

• Si bien en el caso objeto de análisis se buscaba el uso exclusivo del software por Seven, es recomendable regular lo pertinente a la explotación y creación de obras derivadas al momento de suscribir contratos donde la titularidad de un software sea un aporte o un resultado.
• Aunque correspondió a un calculo desafortunado por parte de Digital puede ser una estrategia (que en todo caso no recomendamos) no colaborar con las autoridades judiciales dentro de un proceso, en ese sentido, cuando se quiera recaudar una prueba de suma importancia y se quiera sorprender a la parte accionada es recomendable solicitar una prueba extraprocesal, esto no eliminará la posibilidad de que la parte no colabore pero el elemento de sorpresa podrá mitigar un poco la aplicación de dicha estrategia.
• Como puede observarse la ley establece consecuencias legales para la no cooperación dentro de los procesos, mas allá de las multas, las posibles sanciones disciplinarias la consecuencia mas severa puede resultar puede ser la consecuencia procesal de que los hechos presentados en la demanda u objeto de la prueba se tomen por ciertos. En ese sentido, recomendamos que se actue de manera activa en el proceso y en las pruebas y se colabore con las mismas.

BIBLIOGRAFÍA:

• Laudo Arbitral, Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación, HEON HEALTH ON UNES.A. VS. DIGITAL WARE S.A. (15956) 9 de diciembre de 2020.
• Corte Constitucional de Colombia Sentencia C-597/98 Mp: Carlos Gaviria Díaz

[1]     Sobre la protección del software y los diferentes test que pueden realizarse para la comparación en casos de infracción se recomienda ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil Rad. 11001-31-03-007-2008-00601-01, sentencia del 28 de julio de 2021, Mp.: Aroldo Quiroz.