Propiedad Intelectual
Trámites frente a la Superintendencia de Industria y Comercio y otras entidades nacionales y supranacionales que velan por el respeto de la propiedad intelectual y los derechos de autor, patentes y creaciones intelectuales. Entre nuestros servicios ofrecemos:
- Registro y protección de derechos de autor, programas de ordenador, bases de datos, páginas web y obras aplicadas a la industria.
- Registro y protección de marcas, patentes, nombres comerciales, enseñas, diseños industriales y modelos de utilidad.
- Contratos sobre propiedad intelectual e industrial.
- Auditorias de cumplimiento de propiedad intelectual y licenciamiento.
- Litigios en propiedad intelectual e industrial, medidas cautelares e infracción de derechos.
La Infracción a los Derechos de Autor dentro de la Responsabilidad Contractual
Por: Juan Sebastián Rengifo y Juan Simón Larrea Cáceres
Por una demanda presentada en enero de 2019 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se constituyó un Tribunal Arbitral con el fin de dirimir la controversia suscitada entre Heon Health On Line S.A (parte convocante) y Digital Ware S.A.S (parte convocada). En el Laudo 15956 a finales del año 2020 se decidió la controversia con base en los siguientes hechos:
El 6 de junio de 2008 se protocolizó, para fines de constitución de la sociedad Seven Tecnologías de la Informática S.A, en adelante Seven, un contrato de sociedad, en el que la que la parte convocante Heon, tenía participación al igual que la parte convocada Digital quien se obligó, en dicho, contrato a entregar como aporte en especie a la sociedad constituida con Heon los derechos patrimoniales de un Software que buscaba ser explotado económicamente por la sociedad recién constituida con las correspondientes utilidades para dicha sociedad y sus socios.
Con lo anterior presente, la parte convocada afirmó en su demanda que Digital estaba comercializando una versión del software entregado como aporte en detrimento de Seven y cuyas ganancias se estaban percibiendo en detrimento de dicha sociedad y de sus otros socios, lo cual constituía un acto de competencia desleal y un incumplimiento del contrato de sociedad suscrito entre las partes del presente litigio. Digital se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda de igual manera la parte convocada se abstuvo de entregar el código fuente del software cuestionado y no colaboró con un dictamen pericial solicitado por su contraparte. Una vez surtidas las etapas del proceso, el tribunal deliberó decidiendo a favor de la parte convocante reconociendo el incumplimiento contractual, más no lo atinente a los hechos constitutivos de competencia desleal, lo anterior debido a que reconoció como excepción previa la prescripción extintiva de la acción de competencia desleal.
Con esto en mente, en el presente escrito analizaremos lo siguiente: 1) el desarrollo que realiza el tribunal de la prescripción de la acción de competencia desleal, 2) la naturaleza de una infracción de derecho de autor como incumplimiento de un contrato, es decir la infracción a los derechos patrimoniales de autor desde la óptica de un acto constitutivo de competencia desleal por un lado y de responsabilidad contractual por otro y 3) el análisis, desde el punto de vista procesal y probatorio de la infracción, lo anterior en la medida que se hace no respecto de los elementos literales del software sino de la expresión del código y a través de otros elementos probatorios.
1. El alcance e interpretación de la prescripción de la acción de competencia desleal
Recordemos brevemente que la prescripción es una herramienta con el objetivo de otorgarle seguridad jurídica al ordenamiento jurídico y de presionar a los sujetos a que estén pendientes de sus obligaciones una vez que estas sean exigibles. Es decir, que es un mecanismo que alienta a los interesados a perseguir sus intereses cuando así se preste para ello
Sobre este punto el tribunal arbitral manifestó en el laudo objeto de análisis que la prescripción tiene como finalidad otorgar seguridad jurídica poniendo un límite temporal a las pretensiones, y concretando situaciones que, por el transcurso del tiempo, deben consolidarse. Haciendo también referencia a los elementos típicos que identifican la prescripción en cualquiera de sus dos modalidades, adquisitiva o extintiva, son el paso del tiempo previsto en la ley y la inactividad de la persona en contra de quien prescribe el derecho
En el mismo sentido, la Corte Constitucional en su Sentencia C597/98 justifica esta figura ya que otorga seguridad jurídica y salvaguarda el orden público dado a que ofrece certeza y estabilidad en las relaciones jurídicas.
Así, la primera pretensión del demandante fue que se declarase que la sociedad Digital incurrió en actos de competencia desleal como consecuencia de la explotación indebida del Sistema Seven Software Aplicativo – Seven ERP. Frente a lo anterior, el laudo señala que la parte convocada formuló su excepción previa alegando que el artículo 23 de la ley 256 de 1996.
Para analizar la prosperidad de la excepción, el Tribunal tuvo en consideración cuatro puntos: i. Cuál es el derecho que se alega prescrito, ii. Cuál es el plazo previsto por la ley para que opere ese fenómeno iii. Desde cuando comienza a contabilizarse ese plazo y iv. Verificar si la prescripción se interrumpió o se suspendió.
Es importante tener en cuenta que el artículo señalado por el Tribunal y la parte convocada establece un tipo de prescripción ordinaria, de carácter subjetiva y la segunda es extraordinaria y de carácter objetiva. La primera se configura “contados dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal” mientras que la segunda tiene lugar, por el transcurso de “tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto”.
El conteo de un término o del otro obedece a si el afectado tuvo o no conocimiento del acto de competencia desleal. Si en efecto este sujeto tuvo el conocimiento y el acto desleal el término sería de 2 años. mientras que, si no tuvo ese conocimiento, el término será de 3. En el primer escenario se debe entrar a demostrar el conocimiento, mientras que el cómputo del plazo del segundo se da por la ocurrencia de la conducta sin distinción al conocimiento de esta o su continuidad en el tiempo.
Con esto de presente, la fecha que el tribunal tuvo en cuenta para comenzar el conteo de la prescripción fue el 6 de junio de 2008 ya que se encontró demostrado en el proceso la parte actora conocía desde la fecha de celebración del contrato de sociedad que la demandada continuó explotando el software que transfirió como aporte social a la sociedad que se estaba constituyendo hasta el 4 de enero de 2019, día en que fue presentada la demanda. Dada a la diferencia temporal es evidente que los términos habrían prescrito.
2. La naturaleza de una infracción de derecho de autor como incumplimiento de un contrato
Evacuado lo pertinente a la prescripción de los derechos el Tribunal Arbitral entró a evaluar el asunto de fondo, es decir, el incumplimiento contractual reclamado por Heon contra Digital.
Dicho incumplimiento del contrato de sociedad nace, de acuerdo con las pretensiones de la demanda arbitral, de la creación y explotación no autorizada de un software derivado de aquel que fuera cedido a SEVEN en la totalidad de sus derechos por Digital Ware como aporte para la creación de la sociedad.
Ahora bien, la creación y explotación no autorizada de derechos de autor es, por definición, una infracción, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por tanto consideraría el lector que la pretensión no debería estar llamada a prosperar habida cuenta que la cesión se materializó y el legitimado a reclamar el uso no autorizado de la obra es el titular de esta.
No obstante, como ya se ha anticipado, el Tribunal arbitral no solo acepta el vínculo jurídico entre Heon y el derecho vulnerado, sino que despacha sus pretensiones favorablemente, sobre lo pertinente a la legitimación en causa; afirma el tribunal que Digital se obligó a transferir el dominio del software sin retener derechos de propiedad o su comercialización. Por lo tanto, SEVEN cuenta con legitimación en la causa para señalar posibles incumplimientos del acuerdo y para reclamar los posibles perjuicios causados.
Puede observarse que el tribunal consideró que la legitimación de Heon nació de su calidad de accionista y del incumplimiento social. Ahora bien, sobre la prosperidad de la pretensión el tribunal manifiestó que la demandada incumplió el contraro social vertido. Reconociendo que el contrato societario generó para Digital el aporte sin reserva de un activo intangible y en lugar de explotarze parabeneficio de la sociedad, se explotó para beneficio de la demandada.
El Tribunal encontró probados los elementos de la responsabilidad contractual entre ellos el daño se generó de la creación y explotación de una obra derivada sin autorización del titular en detrimento de las utilidades de uno de los accionistas de dicho titular.
Con esto de presente, llama la atención como el Tribunal interpretó este incumplimiento contractual en clave de una infracción a los derechos de autor por lo cual el paso a seguir en nuestro análisis es como demuestra el tribunal la relación entre la obra originaria SEVEN SOFTWARE APLICATIVO y la obra derivada SEVEN ERP.
3. El análisis de la infracción desde la óptica del derecho de autor
Antes de entrar en materia es importante tener en cuenta que nuestra norma de derecho de autor establece la protección del software se dará en los mismos términos de las obras literarias, lo cual tiene como consecuencia que en principio se proteja la obra desde su literalidad, es decir el código fuente, o las instrucciones legibles para las personas, y su código objeto, es decir las instrucciones en lenguaje máquina.
Por tanto, la prueba “reina”, por usar un término coloquial, debería ser la comparación del código fuente de la obra originaria con el código fuente de la obra derivada[1]. En el caso que nos ocupa, Digital se abstuvo de presentar el código fuente de la obra de su titularidad para análisis de un perito solicitado por su contraparte, no obstante, como hemos comentado a lo largo del presente artículo, el Tribunal encontró que la obra de su titularidad infringía los derechos de Seven y por tanto incumplía con el contrato social.
El tribunal, pese a la reticencia de la parte convocada, se valió en la presunción de veracidad que ofrece el registro nacional de derecho de autor que lleva la DNDA y analizó la conducta procesal de Digital consistente en no colaborar con el dictamen pericial del software apreciado la misma como un indicio en contra.
Con esto de presente es claro que el tribunal encontró responsable a la parte convocada con base a pruebas que no demostraban directamente la existencia de la infracción, específicamente la presunción de verdad del registro y la conducta del procesado, que, en principio, por si solas puede que no tengan el poder de convicción que hubiera tenido la comparación del código fuente pero que en ejercicio de la libertad probatoria fueron tenidas en cuenta.
Es más, si bien el tribunal no hace mucho énfasis en esto, si es claro que el dictamen pericial que se realizó dentro del proceso encontró que los programas tenían similitud en su interfaz y en sus funciones y que la misma permitía hablar de una obra derivada y una obra originaria.
Sobre el particular consideramos que si bien no fue necesario detenerse en un análisis de la protección de los elementos no literales del software toda vez que la presunción de veracidad del registro fue determinante junto con la conducta del procesado la presente decisión junto con la jurisprudencia de las altas cortes deja entrever que una decisión amparando dicha protección es viable en nuestro ordenamiento.
4. Recomendaciones
- Si bien en el caso objeto de análisis se buscaba el uso exclusivo del software por Seven, es recomendable regular lo pertinente a la explotación y creación de obras derivadas al momento de suscribir contratos donde la titularidad de un software sea un aporte o un resultado.
- Aunque correspondió a un calculo desafortunado por parte de Digital puede ser una estrategia (que en todo caso no recomendamos) no colaborar con las autoridades judiciales dentro de un proceso, en ese sentido, cuando se quiera recaudar una prueba de suma importancia y se quiera sorprender a la parte accionada es recomendable solicitar una prueba extraprocesal, esto no eliminará la posibilidad de que la parte no colabore pero el elemento de sorpresa podrá mitigar un poco la aplicación de dicha estrategia.
- Como puede observarse la ley establece consecuencias legales para la no cooperación dentro de los procesos, mas allá de las multas, las posibles sanciones disciplinarias la consecuencia mas severa puede resultar puede ser la consecuencia procesal de que los hechos presentados en la demanda u objeto de la prueba se tomen por ciertos. En ese sentido, recomendamos que se actue de manera activa en el proceso y en las pruebas y se colabore con las mismas.
BIBLIOGRAFÍA:
- Laudo Arbitral, Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación, HEON HEALTH ON UNES.A. VS. DIGITAL WARE S.A. (15956) 9 de diciembre de 2020.
- Corte Constitucional de Colombia Sentencia C-597/98 Mp: Carlos Gaviria Díaz
[1] Sobre la protección del software y los diferentes test que pueden realizarse para la comparación en casos de infracción se recomienda ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil Rad. 11001-31-03-007-2008-00601-01, sentencia del 28 de julio de 2021, Mp.: Aroldo Quiroz.
Signos declarados como notorios por la Superintendencia de Industria y Comercio para el año 2022
El pasado 19 de enero, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), publicó una relación de los 134 signos distintivos cuya notoriedad fue declarada dentro de los trámites de conocimiento de dicha Superintendencia en el 2021. Dentro de estas marcas, lemas y nombres comerciales, destacan diferentes signos que identifican importantes productos y servicios de uso cotidiano. La declaratoria de notoriedad tiene como consecuencia que el signo distintivo que goza de dicha cualidad no solo sea protegido en su categoría de bienes y servicios, sino que, a razón de su reconocimiento y el provecho económico que el mismo reporta, sea protegido en otras categorías de bienes y servicios de cualquier acto que pueda implicar una confusión, uso no autorizado o aprovechamiento de la reputación ajena.
Entre los criterios que emplea la Superindustria y comercio se encuentran (i) las cifras en venta de los productos bajo determinadas marcas (ii) la inversión en publicidad e impacto mediático de los bienes y servicios (iii) La intensidad y frecuencia del uso del signo y (iv) el reconocimiento del signo en el mercado.
La finalidad de esta declaratoria es servir como mecanismo de publicidad para que aquellas personas que pretendan constituir actividades comerciales bajo marcas, lemas y nombres comerciales se abstengan de utilizar signos que puedan confundirse fonética o visualmente con otras más notorias y preexistentes. Lo recomendable siempre es ahorrarse dolores de cabeza con las oposiciones que se puedan presentar al momento de solicitar la inscripción de una nueva marca, lema o nombre comercial que pueda asimilarse con alguna de estas marcas.
A continuación, el listado de signos declarados como notorios en el 2021 por parte de la SIC:
La propuesta de regulación de las franquicias, un problema jurídico en Colombia
Por: Daniel Peña Valenzuela y Juan Simón Larrea
El contrato de franquicia ha existido por décadas en Colombia, de hecho, sin tipicidad en la ley comercial y como estructura jurídica para muchas franquicias internacionales y locales que han, paulatinamente, copado el mercado con bienes y servicios. Las grandes marcas internacionales tienen abiertos, al público colombiano, sus locales y sus establecimientos de comercio en plena competencia con otros jugadores internacionales y también con comerciantes locales. Casi ninguna actividad o ramo de comercio escapa de ese esquema de negocio.
Los empresarios locales han encontrado en la franquicia, un modelo relación colaborativa que les permite expandir sus negocios sin tener que asumir la inversión total para participar en mercados regionales, de otras ciudades y para crecer sus ingresos. La oferta de franquicias no está exenta de riesgos tanto para quién ha logrado el renombre de su marca, así como el desarrollo de know-how, y en general, ha logrado empaquetar un modelo de negocio exitoso. Tampoco, el mercado de franquicias está exento de riesgos para quien asume el negocio de otro con independencia, pero también con estrecha vinculación para lograr replicar el éxito. No pocas veces la expectativa y la realidad de los negocios, tanto para el franquiciante como para el franquiciado, no se concretan.
En ese panorama de negocio y sin que existiera una regulación específica y propia del contrato en el código de comercio (que data de 1971) ni en leyes modificatorias posteriores a luz del artículo 11 de la Ley de Emprendimiento, Ley 2069 de 2020, se faculta al Gobierno Nacional para que presente, vía decreto reglamentario, las condiciones técnicas que definen la franquicia, las obligaciones y el régimen de responsabilidad del franquiciante y del franquiciado. Es decir, se pretende que el gobierno de Colombia regule una categoría de contrato comercial que no tiene regulación propia en el ordenamiento jurídico colombiano.
El primer gran debate se centra en que está facultad de reglamentación tiene vicios de inconstitucionalidad. Para el Gobierno Nacional, limitar el ejercicio contractual de la autonomía de la voluntad por medio de un decreto reglamentario y no mediante un proyecto de ley como debería de acuerdo con las normas constitucionales que garantizan la libertad de empresa. El artículo 333 de la Constitución reza que la actividad económica y la iniciativa privada son libres. Sus requisitos, como en este caso para limitar su ejercicio y reglamentar el contenido y características fundantes del contrato de franquicia gozan de reserva legal. El artículo 151 de la Constitución, en sus numerales 21 y 24, estipulan que únicamente el Congreso de Colombia puede expedir leyes en materia de intervención económica junto con sus fines y alcances. Más aún cuando se refiere de manera expresa al régimen de propiedad industrial, patentes y marcas u otras formas de propiedad intelectual que le es inherente a la franquicia pues un elemento estructural de este contrato es la licencia de marca, nombre y enseña comercial. El Estado colombiano, por medio del legislativo, no por la rama ejecutiva, detenta la potestad o la competencia exclusiva para delimitar el alcance de la libertad económica y/o contractual.
A la fecha de escribir este artículo no se conoce un pronunciamiento de la Corte Constitucional de Colombia respecto de los mencionados vicios de la Ley de Emprendimiento. Más bien, recientemente, se ha publicado el proyecto de decreto reglamentario por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Mediante este proyecto se pretenden varios objetivos y propósitos:
- Definir el contrato de franquicia
- Establecer características, elementos y requisitos del contrato de franquicia
A todas luces se aprecia que los requisitos son restrictivos y contienen amplias limitaciones en la práctica para las franquicias que venían funcionando con pleno ejercicio de la autonomía contractual, en ejercicio de la costumbre mercantil, bajo el postulado de buena fe entre los contratantes. Por mencionar uno de los requisitos de la fase precontractual, la Circular de Oferta de Franquicia es uno de los diferentes documentos que serán solicitados para poder llevar a cabo los negocios jurídicos. Este obliga a que, con una antelación mínima de veinte días hábiles a la fecha de la suscripción del contrato de franquicia o a la fecha de pago inicial, el franquiciante deberá entregar por escrito un conjunto de información que deberá ser clara y veraz.
Es importante que el Gobierno tenga en cuenta que esta reglamentación puede ser un obstáculo para la inversión extranjera, así como establecer condiciones desequilibradas frente a otros contratos similares como la licencia de marcas, la distribución y la agencia comercial. Los requisitos adicionales pueden afectar el tráfico jurídico de bienes y servicios vitales para la reactivación económica del país y cargas excesivas a los particulares en el momento en que se planee plantar una franquicia. Por ahora, el decreto está sujeto a comentarios y veremos si el gobierno sopesa de manera correcta los distintos intereses en juego: (a) la protección de los franquiciados, (b) la seguridad jurídica, (c) el respeto de la autonomía privada en los negocios entre particulares, y (d) el estímulo a la inversión extranjera y la reactivación económica.
Amanecerá y veremos.
Diferencia gramatical y fonética entre dos marcas mixtas no genera confusión alguna en el consumidor
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta de Consejo de Estado. Radicado 11001-03-15-000-2020-05220-00(AC)
Se presentó acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado a fin de proteger los derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la administración de justicia y debido proceso, que se estimaron vulnerados por cuenta de la sentencia del 26 de junio de 2020, al establecer que las marcas ESSA y ESSO, pese a presentar similitudes gramaticales y fonéticas, no generan confusión alguna en el consumidor, lo que conllevó a determinar que no se cumplía con uno de los presupuestos para que se configurara la causal de irregistrabilidad de la marca, consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. El juez de tutela resolvió denegar las pretensiones de amparo, al evidenciar que en efecto no existió una valoración arbitrara o caprichosa de la normativa pertinente, así como de la interpretación prejudicial 541-IP-2015 de 25 de julio de 2016; como tampoco, de las pruebas que dan cuenta de la diferenciación entre ambas marcas. El artículo citado de la Decisión 486 dicta: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…)”
Comparación entre signos mixtos y denominativos
Proceso 217-IP-2020. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Pretenden establecer la Política Nacional de Propiedad Intelectual
Proyecto de Documento CONPES. Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Nacional de Política Económica y Social
Pese a los avances del país en la modernización de su sistema de propiedad intelectual (PI), persiste la insuficiente generación y aprovechamiento de activos de PI económicamente valiosos, lo que limita la creación, innovación, transferencia de conocimiento y los aumentos de productividad. Los principales problemas asociados comprenden la baja generación y gestión de activos de PI, las debilidades en el aprovechamiento de instrumentos de protección de la PI, la baja defensa efectiva de los derechos de PI, las carencias en el conocimiento y formación sobre los derechos de PI, y la desarticulación institucional de las intervenciones del Estado. Para solucionar estas problemáticas, el presente documento CONPES formula la Política Nacional de Propiedad Intelectual. El documento tiene como objetivo consolidar la generación y gestión de PI económicamente valiosa y su aprovechamiento como herramienta para incentivar la creación, innovación, transferencia de conocimiento y generar aumentos en la productividad. Las acciones de política propuestas están encaminadas a generar condiciones habilitantes para la creación y gestión de la PI, fortalecer la protección y observancia de los derechos, mejorar los mecanismos de difusión, sensibilización y formación sobre la PI, y fortalecer el sistema de PI incrementando la eficiencia de la intervención pública y generando evidencia de sus efectos.
El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios
Proceso 217-IP-2021 del 22 de abril de 2021. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.
Peña Mancero Abogados en el conversatorio «El oscuro panorama de la agencia comercial»
Casos de concentraciones empresariales en el sector energético Europeo
