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En el año 2014, el Duque de York fundó en el Reino Unido la sociedad Pitch@Palace, cuya iniciativa es ofrecer a los emprendedores la oportunidad de conocer personas que pueden ayudar a hacer realidad sus sueños de negocios. Esta idea se ha extendido a Latinoamérica donde Pitch@Palace Latam busca descubrir y apoyar a emprendedores con aspiraciones para desarrollar sus negocios y construir vínculos a través de esta red internacional. Es por esto, que solicitar el registro internacional de la marca PITCH@PALACE HONI.SOIT.QUI.MAL.Y.PENSE en países latinoamericanos, entre estos, Colombia resulta de gran importancia para esta iniciativa.

En agosto de 2017, se solicitó el registro de la marca internacional en Colombia a través de las disposiciones del Protocolo de Madrid de 1891. Pero la autoridad competente negó el registro de la marca, asimilando la expresión a un emblema de la monarquía británica. La firma Peña Mancero Abogados, en representación de la sociedad británica, interpuso un recurso de apelación con fines de proteger la marca en Colombia.

El 10 de septiembre de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante «SIC») a través del Delegado para la Propiedad Industrial, autoridad competente, expidió la resolución No. 44563 por medio de la cual revocó la decisión de negación y concedió por 10 años el registro de la marca solicitada.

En primera instancia, la dirección de signos distintivos negó de oficio el registro de la solicitud de la marca PITCH@PALACE HONI.SOIT.QUI.MAL.Y.PENSE

La sociedad Pitch@Palace Global Limited a través de una solicitud de registro de marca internacional con base en el registro inscrito en la oficina de marcas del Reino Unido, pretendía extender la protección en Colombia de la marca PITCH@PALACE HONI.SOIT.QUI.MAL.Y.PENSE en las clases internacionales de papel y cartón (16), de publicidad (35), de seguros (36) y de educación (41). Una vez la SIC, a través de la Dirección de Grupo de Signos Distintivos, examinó la marca de conformidad con la legislación marcaria vigente en Colombia, expidió la resolución No. 62745 de fecha 29 de agosto de 2018. Estableció que el signo distintivo solicitado incorporaba dentro de su conjunto marcario la reproducción de las expresiones HONI.SOIT.QUI.MAL.Y.PENSE que proviene de un lema de la Orden de la Jarretera y que significa, en su traducción literal del francés antiguo: “Que la vergüenza caiga sobre aquel que piense mal de ello”.

El argumento principal expuesto por la Dirección es que la inclusión de dichas expresiones hacía que el signo solicitado se encontrara dentro de los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal m) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que expresa:

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.
(…)

La autoridad de marcas concluye su estudio reiterando que la causal en estudio habla del uso indebido no autorizado, independientemente de que los elementos adicionales sean o puedan llegar a ser distintivos, pues no se examinaba la composición de la marca como elemento. Complementa su argumento indicando que no se observó dentro del expediente documento alguno mediante el cual la Organización afectada otorgara para la utilización y reproducción de la expresión HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.

Superintendente delegado para la propriedad industrial revoca la decision de negacion de la marca PITCH@PALACE HONI.SOIT.QUI.MAL.Y.PENSE

El 11 de octubre de 2018 la sociedad solicitante radicó recurso de apelación en contra del acto administrativo indicando como fundamentos principales, los siguientes:

  • La Orden de la Jarretera no es un escudo de armas, banderas ni otros emblemas de estado, signos y punzones oficiales de control. El Estado Británico como tal no tiene relación con la Orden de la Jarretera. Por el contrario, la Orden de la Jarretera es la orden de caballería más importante y antigua del Reino Unido de la Gran Bretaña, fundada en 1348 por el Rey Eduardo III.
  • La expresión HONI.SOIT.QUIT.MAL.Y.PENSE es un lema de una orden de caballería previa a la conformación del Estado Nacional que es reconocido actualmente como el Reino Unido de la Gran Bretaña y no es el escudo, bandera, ni emblema de Estado, al igual, no es un signo, punzón oficial adoptado por un país miembro de la Unión.
  • La marca PITCH@PALACE HONI.SOIT.QUI.MAL.Y.PENSE se encuentra registrada ante las Oficinas de Propiedad Industrial del Reino Unido, Unión Europea, Estados Unidos y México, todos países miembros del CONVENIO DE UNIÓN DE PARÍS.
  • La Orden de la Jarretera no ha tenido, nunca en la historia, ninguno de estos dos estatus en el Derecho Internacional Público, ni en el derecho interno del Reino Unido de la Gran Bretaña. El Convenio de Unión de París no protege a los símbolos de las órdenes medievales de Caballería (pre-estatales), cualquier interpretación en sentido contrario sería un yerro histórico y jurídico mayúsculo.
  • La decisión de la Dirección de Signos Distintivos no revisó si la expresión estudiada hace parte de aquellas prohibiciones específicas que fija el Convenio y no tuvo en cuenta las directrices para la interpretación del Artículo, las Guías de Aplicación del Convenio. Tampoco se revisó si la expresión HONI.SOIT.QUI.MAL.Y.PENSE., hace parte de las expresiones informadas por los Estados a la Oficina Internacional de Propiedad Industrial OMPI como prohibiciones.

Una vez el Superintendente examinó la decisión de negación y los argumentos presentados por Peña Mancero Abogados en su escrito de apelación, expidió el acto administrativo 44563 de fecha 10 de septiembre de 2019 dando la razón a los argumentos del recurrente, así:

  • Las expresiones HONI.SOIT.QUI.MAL.Y.PENSE., corresponden al lema de la caballería conocida con el nombre de La Orden de la Jarretera la cual no tiene vínculo con el Estado del Reino Unido de la Gran Bretaña, ni con ninguna organización internacional, por lo tanto, no es un signo que reproduzca o imite un escudo, bandera, o emblema, razón por la cual puede acceder a la protección como signo distintivo.

Conclusión

Una vez agotada la actuación administrativa respecto a la solicitud del registro internacional de la marca PITCH@PALACE HONI.SOIT.QUI.MAL.Y.PENSE , su protección regirá hasta el 28 de agosto de 2027 amparando las clases 16, 35, 36 y 41 de la clasificación internacional de Niza.
El registro de la marca internacional le permitirá a PITCH@PALACE diferenciar sus productos y servicios en todo el territorio colombiano, teniendo derecho exclusivo sobre ella y puede impedir a terceros que comercialicen sus productos y servicios con marcas idénticas o similares.