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Propiedad intelectual e industrial
Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones reitera que al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar que elemento tiene mayor influencia en la mente del consumidor
Comunidad Andina. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 285-IP-2019 de 07 de octubre de 2020
El Tribunal reiteró que si bien el elemento denominativo suela ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
Servientrega no podrá hacer uso del registro de la marca ‘Centro de Servicios’
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera. Núm. único de radicación: 11001032400020150027900. 06 de agosto de 2020. Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez
El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda por medio de la cual Servientrega buscaba recuperar el registro para el uso de la marca ‘Centro de Soluciones’, que identifica los servicios que ofrece esa firma para la gestión empresarial.
El 23 de diciembre del 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dejó en firme su decisión de no concederle el registro a la marca “centro de Servicios” a favor de Servientrega, para identificar los servicios relacionados con organización de tareas a personas jurídicas o naturales; consultoría en gestión empresarial y en organización de negocios; dirección de empresas; agencias de importación – exportación, entre otras afines, (clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza). Según la SIC, la marca no era lo suficientemente distintiva.
Servientrega interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución de la SIC, con el fin de poder hacer uso de la marca.
En relación con la distintividad de la marca, el Consejo de Estado señaló que, en recientes providencias (sentencia de 26 de junio de 202046, reiterada el 9 de julio de 2020 del Consejo de Estado), al analizar el registro del lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES, se determinó que éste no cumplía con el requisito de distintividad, conclusión que en esta oportunidad se reitera.
Por las razones expuestas en las providencias citadas, las cuales, aunque analizaron el registro del lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES, son aplicables al presente caso toda vez que en virtud de lo dispuesto en el artículo 179 de la Decisión 486 las normas sobre registros marcarios son aplicables a los lemas comerciales; la Sala considera que el signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES no tiene distintividad suficiente para ser registrado como marca, configurándose así la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.
En relación con la irregistrabilidad del signo que consista exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir el servicio para el cual ha de usarse dicho signo (literal e del artículo 135 de la Decisión 486), la Corte señaló que:
Conforme a la Jurisprudencia de la Sala, el método más usual para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente por el consumidor, coincide con el signo solicitado a registro se considera descriptivo.
En este sentido, la Sala, en sentencia de 6 de septiembre de 2018 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de septiembre de 2018, radicación 11001032400020150027800, MP : María Elizabeth García González.), consideró que el signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES es descriptivo, en los siguientes términos:
“[…] Al respecto, la Sala observa que para relacionar las propiedades y características esenciales de los servicios enunciados con la marca “CENTRO DE SOLUCIONES”, el consumidor no requiere exigirse en utilizar su imaginación y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo entre la marca y el servicio; es decir, no necesita hacer el más mínimo esfuerzo mental para relacionar el signo con el servicio que este distingue. Por lo tanto, no se trata de una marca evocativa […]”.
Con base en lo anterior, a juicio de la Sala, el signo CENTRO DE SOLUCIONES no puede ser registrable, en la medida en que tal como está estructurado, resulta ser descriptivo pues señala los servicios que se prestarán, en la medida en que señala de manera directa una propiedad o finalidad esencial de los servicios que distingue que, se reitera, es ser un lugar en donde el usuario puede encontrar soluciones a diferentes problemáticas o requerimientos particulares.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, el signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES, por ser descriptivo, no puede ser registrable ya que se cumplen los supuestos fácticos dela causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486
El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda por medio de la cual Servientrega buscaba recuperar el registro para el uso de la marca ‘Centro de Soluciones’, que identifica los servicios que ofrece esa firma para la gestión empresarial.
El 23 de diciembre del 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dejó en firme su decisión de no concederle el registro a la marca “centro de Servicios” a favor de Servientrega, para identificar los servicios relacionados con organización de tareas a personas jurídicas o naturales; consultoría en gestión empresarial y en organización de negocios; dirección de empresas; agencias de importación – exportación, entre otras afines, (clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza). Según la SIC, la marca no era lo suficientemente distintiva.
Servientrega interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución de la SIC, con el fin de poder hacer uso de la marca.
En relación con la distintividad de la marca, el Consejo de Estado señaló que, en recientes providencias (sentencia de 26 de junio de 202046, reiterada el 9 de julio de 2020 del Consejo de Estado), al analizar el registro del lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES, se determinó que éste no cumplía con el requisito de distintividad, conclusión que en esta oportunidad se reitera.
Por las razones expuestas en las providencias citadas, las cuales, aunque analizaron el registro del lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES, son aplicables al presente caso toda vez que en virtud de lo dispuesto en el artículo 179 de la Decisión 486 las normas sobre registros marcarios son aplicables a los lemas comerciales; la Sala considera que el signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES no tiene distintividad suficiente para ser registrado como marca, configurándose así la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.
En relación con la irregistrabilidad del signo que consista exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir el servicio para el cual ha de usarse dicho signo (literal e del artículo 135 de la Decisión 486), la Corte señaló que:
Conforme a la Jurisprudencia de la Sala, el método más usual para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente por el consumidor, coincide con el signo solicitado a registro se considera descriptivo.
En este sentido, la Sala, en sentencia de 6 de septiembre de 2018 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de septiembre de 2018, radicación 11001032400020150027800, MP : María Elizabeth García González.), consideró que el signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES es descriptivo, en los siguientes términos:
“[…] Al respecto, la Sala observa que para relacionar las propiedades y características esenciales de los servicios enunciados con la marca “CENTRO DE SOLUCIONES”, el consumidor no requiere exigirse en utilizar su imaginación y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo entre la marca y el servicio; es decir, no necesita hacer el más mínimo esfuerzo mental para relacionar el signo con el servicio que este distingue. Por lo tanto, no se trata de una marca evocativa […]”.
Con base en lo anterior, a juicio de la Sala, el signo CENTRO DE SOLUCIONES no puede ser registrable, en la medida en que tal como está estructurado, resulta ser descriptivo pues señala los servicios que se prestarán, en la medida en que señala de manera directa una propiedad o finalidad esencial de los servicios que distingue que, se reitera, es ser un lugar en donde el usuario puede encontrar soluciones a diferentes problemáticas o requerimientos particulares.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, el signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES, por ser descriptivo, no puede ser registrable ya que se cumplen los supuestos fácticos dela causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486
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Requisitos para la comparación entre signos mixtos y denominativos
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 99-IP-2020 de 29 de julio de 2020
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que, al comparar signos mixtos y denominativos, para hacer el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento- sea denominativo o gráfico- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en cada caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color, y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.
En consecuencia, al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:
- Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, debe hacerse el siguiente cotejo de signos denominativos:
- Analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, se debe tener en cuenta las letras, sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora del conjunto, para entender cómo se percibe el signo en el mercado.
- Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Si los signos distintivos comparten un mismo lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:
- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor.
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse un riesgo de confusión ideológica.
- Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar el orden de las vocales, pues si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor.
- Si el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:
- Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede darse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien observe.
- Entre los dos elementos de la marca figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en un riesgo de confusión.
- Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores, el gráfico que la contiene, puesto que este elemento puede generar la capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.
Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en riesgo de confusión.